Fish[ing]: Blog sobre propiedad intelectual, tecnología y cultura.

El próximo miércoles 11 de mayo, a partir de las 20,00 horas estaremos Antonio Martínez Velázquez y un servidor hablando sobre temas generales de propiedad intelectual y el ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) en EL TERCER ESPACIO CO-WORKING, ubicado en Ámsterdam 240, 4° Piso, Col. Condesa.

La idea es desarrollar una plática con freelancers y público en general en la que tratemos los temas desde una perspectiva general y ejemplos prácticos, enfocandonos en los temas que más interés generen entre los asistentes, como pueden ser: ventajas de la protección de la propiedad intelectual, riesgos en materia de propiedad intelectual, figuras y estrategias de protección, y el pólemico tratado ACTA y sus implicaciones.

Más información y confirmación de asistencia en: el3erespacio@gmail.com

En nuestra práctica es relativamente común que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) objete, e incluso niegue el registro de marcas «nuevas» o «desconocidas» por el público consumidor argumentando que éstas no son registrables por ser semejantes en grado de confusión a marcas famosas y a marcas notoriamente conocidas.

En este momento no opinaré sobre la muy cuestionable seriedad de los examenes de fondo vertidos por los especialistas del IMPI en esta materia, ni mucho menos señalaré las deficiencias técnicas muchas veces involucradas en los estudios que dichos especialistas realizan.

El único punto al que quiero referirme es a la problemática que plantea esta situación, sobretodo cuando es evidente que una marca «nueva» o «desconocida» NO es semejante en grado de confusión a una marca famosa, aún y cuando tengan alguna(s) semejanza(s)

Dispone la fracción XV BIS del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial que:

«Art. 90.- No serán registrables como marcas:….Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio….»

Es por todos sabido que el procedimiento de declaratoria de fama o notoriedad de una marca recientemente implementado ha sido un fracaso, pues al final, ya sea en un procedimiento de infracción, o bien en la negativa de un registro es donde el IMPI ejerce esa facultad de «estimar» y declarar la fama o notoriedad de una marca. Por lo tanto, no me ocuparé del procedimiento de declaración de fama de una marca y (nuevamente) solo me referiré a la problemática que esta situación plantea, concretamente en el trámite ordinario de registro de una marca «desconocida» o «nueva»

Al analizar el artículo antes transcrito, resulta evidente que la intención del legislador fue la de evitar que personas no legitimadas obtengan derechos exclusivos sobre un signo distintivo que evidentemente pertenece a alguien más, y que por ende se beneficie indebidamente de la fama o notoriedad de una marca, la cual (asumimos) se encuentra bien posicionada en el mercado y es reconocida por los consumidores, sin importar a que productos se aplique.

Hasta aquí no hay mayor problema, pues en sentido abstracto tiene toda la lógica y se entiende su función.

Sin embargo, respecto de las marcas famosas, hay un punto determinante que el legislador, y el IMPI están dejando fuera. Ese punto es en específico el hecho de que la gente ubica y reconoce a la marca famosa tal y como se usa (ni siquiera cómo está registrada, si es que lo está, sino, insisto, TAL Y COMO SE USA)

Este es un punto importante, ya que cambia la perspectiva de la situación. Visto a primera impresión resulta lógico que nadie deba beneficiarse de la fama de una marca que no le pertence, pues usar (y en especial registrar) una marca semejante en grado de confusión a una marca famosa a todas luces indica esa intención si no dolosa, al menos no del todo inocente (moralmente hablando) de beneficiarse del posicionamiento de una marca.

Sin embargo, cuando analizamos la forma en que la marca famosa es usada y la contrastamos con la forma en la que la marca «nueva» o «desconocida» es usada, resulta en muchos casos que NO se actualiza la semejanza en grado de confusón. De hecho, en muchos casos ni siquiera de actualiza en cuanto a los elementos intrínsecos de las marcas en cuestión.

En consecuencia, al estudiar una marca propuesta a registro y su posible confusión con una marca famosa el IMPI debe (en mi opinión, forzosamente) estudiar la forma en que las marcas son usadas, pues sostener que la marca es famosa implica necesariamente sostener que la marca es famosa TAL Y COMO SE USA, pues no podríamos decir que una marca es famosa y conocida por el público consumidor para cualquier tipo de productos (rompiendo el principio de especialidad de las marcas) si se trata de una marca variable, cambiante, o de la que los consumidores no tienen claro como se muestra y como se aplica en la práctica.

Para dejar claro el punto al que me refiero, e ilustrar las fallas en el análisis hecho por los examinadores del IMPI pondré un ejemplo. Disculpen ustedes que no cite el caso real tal cual, pero la confidencialidad cliente/abogado me lo impide. Por lo tanto, usaré un ejemplo análogo ficticio que reune todas y cada una de las características del caso real.

En este ejemplo, la marca cuyo registro se solicita es HERMES BIO-PRODUCTS (y diseño) en la clase internacional 03 para distinguir jabon de tocador.

En este caso, la marca es mixta y está forma por la denominación ya mencionada más un logotipo que incluye dibujos de flores y una tipografía especial, todas en una combinación de colores turquesa y amarillo

Durante el procedimiento ordinario de registro, el IMPI objeta el registro de la marca por considerar que la misma es semejante en grado de confusión a la marca nominativa HERMES Reg. No. «tal», que además es famosa (Sí, la de las corbatas caras)

Obviamente, se responde al oficio de cita de anterioridad argumentando las evidentes diferencias fonéticas, gráficas, visuales, e ideológicas existentes entre las marcas.

Adicionalmente se enfatiza la forma en que la marca propuesta a registro es utilizada, se enfatiza la diferencia en los nichos de mercado de ambas marcas, y se señala la diferencia en cuanto a las modalidades de distribución de los productos protegidos por ambas marcas.

No obstante lo anterior, el IMPI niega el registro de la marca argumentando que a pesar de esas diferencias la marca propuesta es semejante a la marca famosa HERMES pues comparten la misma denominación.

Esta negativa es evidentemente resultado de un análisi miope, obtuso y carente de un fundamento real.

Afirmar que ambas marcas son semejantes en grado de confusión simplemente por el hecho de compartir una denominación sin considerar los demas elementos de las marcas ni el contexto en que se desarrollan una y otra refleja un analisis incompleto del asunto.

Mis argumentos en contra de la opinión del IMPI son los siguientes:

1.- Si la marca HERMES es famosa y la gente la tiene tan presente es porque la misma está además rodeada de una publicidad específica, asociada a la imágen del producto, del negocio y del cliente al que se dirige. Estos elementos el consumidor los tiene perfectamente claros, y sería completamente ilógico que el consumidor asociara cualquier producto distinguido con una marca que incluye la denominación HERMES (como pudiera ser jabón de tocador o bandas de hule, o tazas de baño) con la marca famosa HERMES solo porque ambas comparten la denominación HERMES

2.- La denominación HERMES no es una invención del titular de la marca famosa HERMES, no es lo que se le conoce como una «strong-mark», pues HERMES es el nombre de una deidad griega, y hay infinidad de referencias al respecto

4.- Sostener la semejanza en grado de confusión entre ambas marcas es contrario a la esencia de la fama de la marca, pues reflejaría que ni el IMPI ni los consumidores tienen claro como se usa la marca ni las características que la rodean, y en un acto defensivo y carente de sustento niegan el registro de cualquier marca que «estimen» se parece. Como dicen, más vale que sobre y no que falte.

5.- Sostener la semejanza en grado de confusión implica «idiotizar» al público consumidor bajo el argumento de que «se le protege». Si alguien tiene perfectamente claro qué marcas se aplican a qué es el consumidor. Honestamente, dudo mucho que un sujeto cualquiera al comprar un jabon de manos marca HERMES BIO-PRODUCTS (con las florecitas y todo el rollo) en un supermercado, al precio de $10.00 pesos crea que se está comprando un producto de Hermes, Paris, que evidentemente se caracteriza por todo, menos por lo barato de sus productos, o por la masificación de sus clientes.

Visto lo anterior, resulta que al llevar dichos argumentos al espiritu del legislador, los primeros no se ajustan al último, y por lo tanto, en mi opinión, NO se actualiza la causal de prohibición en análisis. (En consecuencia, el IMPI debería conceder el registro de la marca propuesta).

Por todo lo mencionado, y a manera de conslusión sugiero insistir a los examinadores del IMPI que al invocar ésta causal de prohibición la tomen con la seriedad que merece y hagan un análisis exhaustivo de las marcas en cuestión tanto por lo que se refiere a sus elementos intrínsecos, como por lo que se refiere al contexto en que se desarrollan y utilizan dichas marcas.